(上接165期）

二、美國法下的標準必要專利禁令救濟

 

（一）美國最高法院對eBay案的判決及其在標準必要專利概念下的應用

 

在美國，專利持有人可以根據美國《專利法》第284條主張禁令救濟。在2006年之前，只要原告證明了其有效專利遭受侵害，法院就當然會核發禁令。然而，此項禁令的權利后來遭到最高法院的具有里程碑意義的eBay案裁決的限制。根據eBay案判決中的四要素測試，尋求禁令的專利持有人必須證明：（1）其因侵權人涉嫌侵權的行為而遭受了無法彌補的損害；（2）金錢補償不足以補償該損害；（3）考量原告和被告兩者之間損害與利益的平衡，采用衡平法上的救濟是必要的；（4）核發永久性禁令將不會損害公共利益1。

 

美國法院將eBay案四要素測試中的第一項要素解釋為因專利侵權行為所導致的市場份額、收入、商業機會和聲譽的損失2。美國法院原則上要求原告必須能夠在侵權行為與不可彌補的損害之間建立因果關系3。第二項要素是金錢損害賠償不足以補償損失，此要素通常對原告有利，其原因在于因侵權行為所造成的經濟損害通常難以量化4。第三項要素即“損害與利益衡平”，當被侵權的專利技術對專利權人的事業而言至關重要時，其通常能夠滿足此項要素5。而在第四項因素——公共利益——的考量下，法院將會評估授予禁令是否能在專利權人的合法利益與對公眾的不利影響之間取得公平的平衡6。

 

如果標準必要專利持有人想要成功地主張禁令救濟，其首先必須滿足eBay案四要素測試中的要求。聯邦巡回法院認為，原則上，只要滿足了eBay案四要素測試的要求，針對承諾遵守FRAND原則的標準必要專利的禁令救濟就可以與其他任何專利一樣被核發7。但是，美國法院始終認為，FRAND承諾是具有約束力的合同，可以由實施者作為第三方受益人執行，并對標準必要專利持有人施加某些義務，特別是按照FRAND條款提出許可要約的義務，而當標準必要專利持有人不履行此項義務時，其將會因違反合同而被提起反訴8。此外，標準必要專利持有人應在提出禁令救濟訴訟之前本于誠信原則進行談判9。另一方面，當無許可意愿的實施人拒絕接受FRAND條款或使用拖延戰術惡意破壞談判時，標準必要專利持有人原則上就可以尋求禁令救濟10。

 

除了專利法上的權利救濟外，美國的專利權人還可以透過美國《關稅法》第337條授予美國國際貿易委員會（InternationalTradeCommission,ITC）的權利向其申請排除令（ExclusionOrder）。與專利法上的禁令相似，禁制令的核發將禁止該項侵權產品進口至美國國內。迄今為止，國際貿易委員會僅在2013年的三星訴蘋果案11中授予過一次針對承諾遵守FRAND原則的標準必要專利的禁制令。然而，ITC的此一決定卻在之后被時任美國總統奧巴馬以考量公共利益的理由否決。

 

（二）美國司法部反壟斷新政

 

過去，美國的兩個反壟斷競爭當局——司法部和聯邦貿易委員會——對標準必要專利的禁令救濟問題采取了較為限縮的態度。當時，這兩個機構深受在一系列專利侵權案件產生高額的損害賠償金和禁令之后而大受歡迎的“專利挾持理論”的影響12，特別是聯邦貿易委員會曾兩次對標準必要專利持有人課以繁重的義務，通過執行《聯邦貿易委員法案》第5條對不公平手段競爭的規定，來限制標準必要專利持有人尋求禁令救濟的合法權利13。然而，在最近的幾年中，美國反壟斷競爭執法機構的政策方向轉變已經顯而易見。這一轉變在一定程度上是由于美國本土以及海外最新的學術研究已經在理論和實證研究上推翻了專利挾持理論14。而司法部，尤其是在其現任的領導之下，對標準必要專利持有者尋求和執行禁令的權利采取了更為溫和的態度。

 

美國司法部對于標準必要專利與標準化的新觀點，清楚地體現在2019年其與美國專利商標局（USPTO）和美國國家標準與技術研究院（NationalInstituteofStandardsandTechnology,NIST）的聯合政策聲明15中。這三個機構在聯合聲明中強調，原則上，“所有國家法律允許的權利救濟措施，包括禁令救濟以及適當數額的損害賠償，也應一體適用于受F/RAND承諾限制的標準必要專利”16。此外，司法部領導層一貫主張反對以反壟斷競爭為理由禁止標準必要專利尋求禁令救濟。司法部認為，F/RAND承諾“不會也不應創造出一個強制許可的體制”17。司法部認為，禁令救濟的公益性在于促進強有力的專利保護制度，從而激勵創新者進行創新，進而提升市場的動態競爭而使消費者獲益18。司法部還通過法庭之友形式向美國法院提交書狀，代表標準必要專利持有人捍衛其對無許可意愿的被許可人尋求禁令救濟的合法權利19。

 

總而言之，美國過去對標準必要專利的禁令救濟權利的態度很明顯偏向有利于實施者和侵權者的方向，如此做法極有可能造成標準實施者保有對高價值的標準化技術的使用而拒絕支付其應當支付的許可費。因此，司法部的政策轉變是一個恢復標準必要專利談判領域衡平的可喜轉變，更有助于激勵企業投入對標準的創新研發。

 

三、中國法下的標準必要專利禁令救濟

 

（一）法規架構

 

在中國，盡管法律上沒有“禁令”這樣的用語，但法律仍然有規定法院可以責令當事方在訴訟之前或訴訟期間采取或不采取特定行動，以避免發生或增加損失20，而這種強制命令在本質上即是禁令。在知識產權保護方面，中國法院可以在審判前或審判中核發臨時禁令，也可以在審判后核發永久禁令。就標準必要專利侵權案件而言，其適用的是永久禁令21?，F行的《中華人民共和國反壟斷法》第55條規定：“經營者依照有關知識產權的法律、行政法規規定行使知識產權的行為，不適用本法；但是，經營者濫用知識產權，排除、限制競爭的行為，適用本法。”22

 

如表1所示，現行涉及與標準必要專利有關的禁令規則與指南包括：《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)（2016）》23（下稱《最高人民法院解釋(二)》）；《北京市高級人民法院專利侵權判定指南（2017）》24（下稱《北高指南》）；《廣東省高級人民法院關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》（2018發布）25（下稱《廣高指引》）?！稄V高指引》是中國第一個也是目前唯一一個專門針對標準必要專利相關案件審理問題的工作指引。這些規則與指南中的相關條款與歐盟法院確定的華為框架的基本原則一致，采用了根據FRAND許可談判雙方當事人的行為來判斷是否予以禁令救濟的思路。

 

在決定是否予以禁令救濟時，雙方當事人的行為都應該列入考量?！蹲罡呷嗣穹ㄔ航忉?二)》的規定中僅涵蓋專利權人故意過失而實施人沒有明顯過失的情況，并規定在這種情況下，有管轄權的人民法院一般來說不應支持權利人尋求禁令的權利主張。對此，不難看出，該規定旨在鼓勵當事方通過許可談判解決爭端26。也就是說，如果專利權人在與實施者進行許可談判之前就尋求核發禁令，法院應拒絕立案或暫停訴訟，并要求當事方進行談判。而當當事人之間不能達成協議時，任何一方均可申請重新開始該案程序。

 

《最高人民法院解釋(二)》所規定的內容范圍并沒有超出專利權人不符合FRAND但實施人符合FRAND的情況。北京高級人民法院于該司法解釋出臺大約一年后所發布的《北高指南》，則體現了一些更進一步的考慮?！侗备咧改稀泛w了談判雙方都愿意及都不愿意按照FRAND條款達成許可協議的情況。在前者的情況下，法院不得支持任何禁令申請；在后者的情況中，則法院應在分析雙方當事人的過錯程度，并判斷許可協商中斷的承擔主要責任一方之后，再確定是否應支持專利權人請求停止標準實施行為的主張。此外，《北高指南》還比較詳細地規定了專利權人和實施者的行為表現，用以查明各方哪些行為會構成故意違反FRAND。

 

繼《北高指南》發布一年后，廣東省高級人民法院法院發布了一套標準必要專利案件審理工作指引，即《廣高指引》?！稄V高指引》明確規定標準必要專利權人提出停止實施標準必要專利請求的，應以FRAND原則以及商業慣例為考量，依據個案具體情況來判斷當事方的主觀狀態和過錯程度，來決定是否對專利權人予以禁令救濟。更重要的是，實施人有過錯而專利權人無過錯的情形首次明確在《廣高指引》中加以規定。正如廣東省高級人民法院說明的那樣，盡管最高人民法院的解釋僅涵蓋了一種適用禁令救濟的情形，但廣高法院遵循了最高人民法院司法解釋所采用的思維方式，根據當事各方的過錯程度與狀況分別提出了四種情況，以進一步擴展并明確禁令救濟的適用條件27。鑒于實際案例中，實施者的延期保留是一個嚴重且普遍的問題，此一對禁令救濟的擴展與明確適用條件具有重要意義28。也就是說，廣東省高級人民法院發布的試行指引花了很多精力來處理所有可能的發生的情況，其中也包含了實施者延期保留的問題。具體來說，《廣高指引》規定，如果標準必要專利持有人的行為符合FRAND承諾的要求，而實施人明顯有過錯，則可以支持禁止實施人實施標準必要專利的主張29。鑒于專利的排他性，也只有禁令的威懾作用才可能迫使參與其中的實施者退回到談判桌前，期待能通過符合誠信原則的雙邊談判最終解決爭端30。

 

《北高指南》和《廣高指引》均強調，在確定當事人的主觀過失時，應考慮商業慣例。尤其是《廣高指引》中規定，考慮商業慣例時，應考慮以下因素：（1）談判雙方之間的全部談判歷史；（2）談判雙方之間談判的時間、方式以及內容；（3）談判中斷或陷入僵局的原因?？梢?，《廣高指引》已將與保密協議和權利主張相關的要素納入到判斷過錯的考慮因素中。

 

（二）中國法院針對標準必要專利禁令救濟的判例

 

與標準必要專利禁令救濟相關的第一個案件，是在《廣高指引》發布前幾個月，由深圳市中級人民法院于2018年1月做出決定的華為訴三星案31。當時，《廣高指引》尚未出臺，但該案似乎可以理解為該指引基本思路的的早期實踐。在本案中，法院認定華為已經履行了其FRAND義務，而三星則在交叉許可談判中在程序面和實質面均違反了其FRAND承諾，法院因此支持華為所提出的禁令救濟主張32。

 

在涉及WAPI專利侵權的西電捷通訴索尼一案中，北京知識產權法院指出，如果任何一方均不存在過錯或均存在過錯，則不應支持禁令救濟申請，以免賦予專利權人權利濫用的機會；而當專利權人沒有過錯，但實施人有嚴重過錯時，應當支持禁令救濟申請，以避免實施人的反向劫持問題。法院裁定索尼存在嚴重的過錯，并且支持了西電捷通所提出的禁令救濟的主張33，而上訴法院也維持了該項裁決。很顯然地，《廣高指引》中所提供的思維被這些法院所共同接受，因此得出了具有一致性的結論。

 

盡管北京市高級人民法院和廣東省高級人民法院分別發布的指南或指引沒有法律上的約束力，且二者理論上僅在其市/省法院管轄范圍內適用，但是一個可以確信的合理預期是，這些地方法院指南或指引的規定及其相關司法實踐，將對未來最高人民法院考慮更新其對標準必要專利和禁令救濟的相關司法解釋提供豐富的素材34。

 

四、禁令救濟制度對標準化生態系統的可持續發展至關重要

 

正如歐盟委員會在其2017年關于標準必要專利許可的討論中所準確觀察到的那樣，通往FRAND的最佳途徑，是許可人和被許可人之間本于誠信原則的雙邊談判35?！稄V高指引》充分體現了這一點，因為該指引明確了一項原則，即在法院確定FRAND費率的整個過程中，雙方遵循誠信原則談判的意愿應該被尊重。也就是說，只有在雙方已經進行了充分的談判但未能達成協議時，任何一方才可以請求法院確定FRAND費率，并且在審判期間，只要雙方表示愿意進一步談判，則應該中止審判36。在這方面，可靠和強大的專利保護至關重要，它能夠保證專利權（包括專利權人在適當情況下享有禁令救濟的權利）受到保護，并且約束尋求實施尖端標準技術的技術實施人，使其付出公平的代價37。因此，強有力的專利保護和禁令救濟的權利可確保專利權人和專利實施人之間的平衡。

 

更具體地說，對標準必要專利的禁令救濟權的不當限制可能對標準化的發展，進而對研發創新、技術進步和經濟增長產生嚴重的負面影響。缺乏禁令救的威懾，專利實施人將缺乏坐在談判桌旁通過遵守誠信原則的談判來達成FRAND協議的動機。如果對一個無許可意愿的實施人來說，可能發生的最糟情況只是支付法院依照FRAND費率判決的損害賠償數額，這個數額再怎么樣充其量都只是其本就應該支付的數額。既然如此，直接被告到法院，或許還可能有更好的結果，這樣賭一賭又何樂而不為呢？38因此，薄弱的專利權保護只會鼓勵實施者的反向劫持和過度興訟。

 

除此之外，對標準必要專利的禁令救濟權的不當限制，還將大大降低創新者進行必要的大規模投資以開發尖端標準技術的積極性39。薄弱的專利權保護使許可談判變得不平衡，有利于侵權者采取拖延戰術拖延談判的進行，以盡可能讓專利權人屈服以提出低于FRAND許可費的要約40。這種談判籌碼的失衡將降低研發創新和貢獻標準的動力41。從長遠來看，這會危害標準化合作本身，創造技術市場被壟斷平臺（主要來自美國）及其事實上的標準支配，而不受協作生態系統的FRAND義務約束的風險。

 

五、結論

 

在本文中，我們簡要概述了歐盟、美國和中國這三個主要司法管轄區針對標準必要專利禁令救濟采取的主流見解，并勾勒出在各個司法管轄區下取得禁令的方式。迄今為止，國際上尚未出現有關標準必要專利禁令救濟統一的司法實踐。不過，在本文中研究的這三個司法管轄區中，盡管對于在哪些特定條件下應該授予禁令的問題，三個司法管轄區間的規定仍然存在差異，但三者均認同并支持一個重要觀點，即對于不愿按照FRAND原則取得許可的專利實施者，專利權人有權申請禁令救濟。鑒于限制禁令救濟權所可能造成的嚴重且不利后果，我們主張必須提供強而有力且可靠的專利保護。專利權的保障能激勵創新與對標準的貢獻，而強而有力的專利保護為FRAND許可談判提供了一個平衡且公平的競爭環境，許可談判最終仍應該是確定標準必要專利許可條件的主要手段，而訴訟僅應該作為不得以而為之的最后手段。

 

注釋：

1 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 394 (2006)。

2 Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Prods. Co., 717 F.3d 1336, 1344 (Fed. Cir. 2013)。

3 Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 695 F.3d 1370, 1374 (Fed. Cir. 2012)。

4 Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 543 F.3d 683, 703 (Fed. Cir. 2008)。

5 Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp., 659 F.3d 1142, 1155 (Fed. Cir. 2011)。

6 同上注，頁1156。

7 Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1331-1332 (Fed. Cir. 2014)。

8 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998, 1003 (N.D. Cal. 2013)。

9 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 963 F. Supp. 2d 1176, 1184 (W.D. Wash. 2013)。

10 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024, 1048 (9th Cir. 2015)。

11 In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. No. 337‐TA‐794 (4 June

2013)。

12 Marc Lemley and Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2006); 另見：Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro and Theresa Sullivan, Standard Setting, Patents, and

Hold-Up, 74(3) Antitrust L. J. 603 (2007)。

13 Decision and Order, Robert Bosch GmbH, No. C-4377, at 1 (F.T.C. Apr. 23, 2013); Decision and Order, Motorola Mobility, L.L.C., No. 121-0120 (F.T.C. July 24, 2013)。

14 Damien Geradin and Miguel Rato, ‘Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND’ (2006) 3(1) Eur. Comp.

J. 101; 另見：Gregory Sidak, ‘Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations’ (2009) 5 J. Comp. L. & Econ. 123; 另見：Jonathan Barnett, ‘Has the Academy Led

Patent Law Astray?’ (2017) 32 Berkley Tech. L. J.1313; 另見：Richard Epstein, and Kayvan Noroozi, ‘Why incentives for ‘patent holdout’ threaten to dismantle FRAND, and why it matters’ (2017)

32 Berkley Tech. L. J.1381; 另見：Bowman Heiden & Nicolas Petit, ‘Patent "Trespass" and the Royalty Gap: Exploring the Nature and Impact of Patent Holdout’ (2018) 34 Santa Clara High Tech. L.J.

179; 另見：Alexander Galetovic, Stephen Haber, and Ross Levine, ‘An Empirical Examination of Patent Holdup’ (2015) 11(3) J. Comp. L. & Econ. 549。

15 U.S. Patent & Trademark Office (USPTO), National Institute of Standards and Technology (NIST), and U.S. Department of Justice (Antitrust Division), ‘Policy Statement on Remedies for Standard

Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments’ (2019) <https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-united-states-patent-and-trademark-office-and-national-institute

standards> 最后訪問日期：2020年4月24日。

16 同上注，頁5。

17 Makan Delrahim, ‘“Telegraph Road”: Incentivizing Innovation at the Intersection of Patent and Antitrust Law’ (2018) 6 <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1117686/download> 最后

訪問日期：2020年4月24日。

18 同上注。

19 Brief of the United States of America as Amicus Curiae in Support of Neither Party, HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget Ericsson, Case No. 19-40566, Consolidated with 19-40643 (5th Cir. 2019); 另見：

Statement of Interest of the United States in Lenovo Inc. and Motorola Mobility LLC v. IPCom GmbH & Co. Case No. 5:19-cv-01389-EJD (N.D. Cal. 2019).

20 《專利法》第60條，第66條 <http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/201906/t20190625_302765.html>。

21 同上注；《最高人民法院關于審查知識產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規定》<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-135341.html>。

22 《反壟斷法》第55條 <http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm>。

23 《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)（2016）》<https://www.chinacourt.org/law/detail/2016/03/id/148648.shtml>。

24 《北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》<http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml >。

25 《廣東省高級人民法院關于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》<https://www.chinaiprlaw.cn/index.php?id=5546>。

26 焦彥（北京市高級人民法院民三庭副庭長），“關于標準必要專利若干法律問題的思考”，總第118期 中國知識產權 網絡版 <http://www.flyzh.com/journal-show.asp?id=2557> 最后訪問

日期：2020年4月24日。

27 同上注92。

28 李揚，“究竟是誰在劫持誰？”<http://news.zhichanli.com/article/5852.html> 最后訪問日期：2020年4月24日。

29 同上注92，《廣高指引》第12條第2款

30 同上注93。

31 “從2011年7月華為和三星開始談判至今已六年多，原告華為在談判過程中無明顯過錯，符合FRAND原則；而三星在和原告華為進行標準必要專利交叉許可談判時，在程序和實體方面均存在明顯過錯，

不符合FRAND原則。原告華為在努力尋求談判和試圖通過仲裁等方式來解決雙方之間的標準必要專利交叉許可問題已不可能的情況下，向本院尋求禁令救濟。經本院組織雙方進行調解，三星在調解過程

中仍然存在惡意拖延談判的情形，鑒于此，原告要求三被告停止侵害其專利權，亦即停止實施其涉案4G標準必要專利技術，本院予以支持。”詳見：

<https://www.iphouse.cn/cases/detail/7qnz8dkx90eyl03dq8mlp1452vwo3mrg.html?keyword=%282016%29%E7%B2%A403%E6%B0%91%E5%88%9D840%E5%8F%B7>最后訪問日期：2020年4

月24日。

32 華為技術有限公司訴三星(中國)投資有限公司等侵害發明專利權糾紛案，廣東省深圳市中級人民法院(2016) 粵03民初840號，頁321-322。

33 西電捷通公司訴索尼移動（中國）公司侵犯涉WAPI標準必要專利案，北京知識產權法院京知民初字第1194號，第37頁。

34 趙巖，“北京高院制定《專利侵權判定指南》——首次對標準必要專利、圖形用戶界面等熱點問題作出規定”< http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820310.shtml> 最后訪問日

期：2020年4月24日。

35 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on Setting Out the EU Approach to

Standard Essential Patents [2017] COM(2017) 712 final, at 6。

36 同上注，頁91。

37 Richard Epstein and Kayvan Noroozi, ‘Why Incentives for “Patent Holdout” Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters’ (2017) 32 Berkley Tech. L. J. 1381, 1408。

38 Gregory Sidak, ‘The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions’ (2015) 11(1)J.Comp. L. & Econ. 1, 34。

39 同上注，頁36-37。

40 Scott Kieff and Anne Layne-Farrar, ‘Incentive Effects from Different Approaches to Holdup Mitigation Surrounding Patent Remedies and Standard-Setting Organizations’ (2013) 9(4) J. Comp. L. & Econ. 1091, 1107。

41 Jonathan Barnett, ‘Has the Academy Led Patent Law Astray?’ (2017) 32 Berkley Tech. L. J. 1313, 1363。

 

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