【裁判要旨】

本案涉及貨物在海關出口過程中商標侵權行為的認定。在未能實質審查貨物所屬商品類別的情況下，為協助他人涉嫌侵權貨物出口而向海關出具商標許可的，構成故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件、幫助他人實施侵犯商標專用權的行為。

本案厘清了在出口報關階段向海關出具相應情況說明的行為定性，明確了在貨物被海關查扣時構成幫助商標侵權行為的要件，維護了境外商標權人的合法權益，規范了國際市場競爭秩序。

【案情介紹】

案號：（2020）滬0115民初40581號
原告：片山鏈條株式會社（簡稱片山會社）
被告：貴州志洪遠傳動機械有限公司（簡稱志洪遠公司）、江西卡娜鏈機械傳動有限公司（簡稱卡娜公司）

原告片山會社為第734714號“KANA”注冊商標權利人，該商標核定使用類別為第7類“滾珠鏈、傳送鏈、非陸地車輛減速齒輪、非陸地車輛用傳動鏈”等，于1995年3月14日被核準注冊，至今有效。2019年，被告志洪遠公司將標有“KANA”商標的鏈條110條向上海海關申報出口至越南。2019年12月6日，上海海關對上述貨物予以扣留。后被告志洪遠公司主張其系經被告卡娜公司授權銷售出口上述貨物。2020年1月20日，上海海關作出不能認定上述貨物是否侵害原告上述注冊商標權的決定。原告認為，根據《商標法》的相關規定，兩被告未經許可在同一種商品上使用與原告注冊商標相同的標識，已經構成侵害原告注冊商標專用權的行為。另外，原告在阿里巴巴網站（www.alibaba.com）發現被告志洪遠公司在使用“kana”標識，兩被告的行為已侵害了原告的商標權。被告志洪遠公司在涉案商品及包裝上標注“JAPAN”屬于虛假宣傳，其商品包裝與原告包裝相同，可能導致相關公眾混淆。被告卡娜公司的股東諸暨鏈條總廠搶注“KANA”商標，其字號也使用了“KANA”發音，且其對被告志洪遠公司出具相應授權的行為違反了誠實信用原則。兩被告的行為構成商標侵權及不正當競爭。

被告志洪遠公司答辯稱：志洪遠公司合法使用KANA商標，其銷售的產品是第12類而非第7類，與原告注冊商標的商品類別不同，且獲得了被告卡娜公司的授權，不構成侵權和不正當競爭，不應承擔原告主張的經濟損失及合理費用；原告沒有證明其商標具有知名度；涉案鏈條原計劃出口到越南，不在國內銷售；涉案貨物已經銷毀沒有在市場流通，不存在混淆可能；志洪遠公司僅有本案一次行為，涉案金額小，鏈條行業利潤率很低；志洪遠公司沒有故意侵權故意，且企業規模小。

被告卡娜公司答辯稱：原告訴請缺乏事實依據，卡娜公司是注冊于第12類上的1597912號“KANA”商標的注冊人，其合法使用自己的注冊商標，不構成侵權；被告志洪遠公司的侵權行為與卡娜公司無關，卡娜公司對涉案出口商品的情況不了解；涉案貨物在卡娜公司授權前存在，卡娜公司僅需承擔審查不到位的責任；涉案貨物被放行不是因為卡娜公司授權導致，而是由于原告舉證不力且未及時提起訴訟；涉案貨物價值不高，已銷毀；卡娜公司沒有直接收取許可費，也未獲利。

上海市浦東新區人民法院認為，本案的爭議焦點在于：兩被告的行為是否構成商標侵權；兩被告的行為是否構成不正當競爭；若構成侵權，兩被告應承擔的民事責任。

兩被告的行為是否構成商標侵權
本案中，被告志洪遠公司在其出口的鏈條產品及包裝上使用“KANA”標識，起到了區分商品來源的作用，且該標識與原告商標相同。原告主張被告志洪遠公司生產、銷售了涉案產品，被告志洪遠公司抗辯其產品系從案外公司處進貨，其僅實施了銷售行為。首先，被告志洪遠公司雖提供了購銷合同，但該購銷合同無法與出口報關單上的相關信息相對應，無法證明其進貨的事實；其次，被告志洪遠公司經法院釋明，一直未能提供其與境外采購方的合同，無法證明其應境外采購方要求代為采購的事實；最后，根據被告志洪遠公司的阿里巴巴網頁顯示的內容，其自稱對涉案產品均具有每月萬米的生產能力，自認為鏈條等產品的生產商。庭審中，被告志洪遠公司僅口頭陳述其網頁描述不真實，但未能提供證據證明。綜上，可認定被告志洪遠公司生產、銷售了涉案被控侵權產品。

原告主張涉案產品系第7類的鏈條，而被告志洪遠公司對涉案產品所屬類別的表述出現多次反復。在第一次庭前會議中，志洪遠公司稱其銷售的產品是第12類而非第7類；在第二次庭前會議中，志洪遠公司又稱，其銷售的產品有合法來源，系從原告委托生產的供貨方采購的第7類正品；在第三次庭前會議中，志洪遠公司再稱，不能確定涉案產品的類別，認為涉案產品既可以屬于第7類也可以屬于第12類。關于涉案產品是否與原告注冊商標核定使用的商品構成相同或類似。根據原告提供的國家標準、中國機械通用零部件工業協會鏈傳動分會出具的證明等證據，兩類鏈條的應用存在明顯的區別。結合涉案產品型號等因素，涉案商品應屬第7類，被控侵權商品與原告注冊商標核定使用的商品類別構成相同商品。被告志洪遠公司的表述前后出現多次反復，且均未能提供證據證明。綜上，被告志洪遠公司在涉案鏈條產品、包裝盒、阿里巴巴網站上使用“KANA”標識的行為構成對原告注冊商標專用權的侵害。

被告卡娜公司系第12類“KANA”商標權人，在被告志洪遠公司生產涉案貨物前未對其進行商標授權。而在被告志洪遠公司貨物遭到海關查扣后，被告卡娜公司未審查商品所屬類別及貨物包裝，僅憑被告志洪遠公司陳述，即向海關出具相關的授權文件，同時向被告志洪遠公司收取許可使用費，構成故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件、幫助他人實施侵犯商標專用權的行為，構成對原告注冊商標專用權的侵害。

兩被告行為是否構成不正當競爭
本案中，原告主張被告志洪遠公司在其鏈條及包裝上標注“JAPAN”的行為構成虛假宣傳。被告志洪遠公司未能說明其商品及包裝上標注“JAPAN”的原因，其產品或授權也并非來源于日本，該標注沒有合理理由。被告志洪遠公司在商品及包裝上標注“JAPAN”，讓消費者誤認為產品產地為日本或獲得了日本公司的授權，構成虛假的商業宣傳，欺騙、誤導了消費者。原告同時主張該行為違反《反不正當競爭法》第六條第四項，系就一行為重復主張，法院不予支持。

原告另主張被告卡娜公司的股東諸暨鏈條總廠搶注商標，被告卡娜公司字號與原告商標發音相同，且對涉案產品出具授權，違反了誠實信用原則，違反了《反不正當競爭法》第二條的規定。但原告未能提供關于被告卡娜公司商標搶注、企業名稱命名違反誠實信用原則的證據。對于被告卡娜公司的涉案商標授權行為，法院已經在侵害商標權部分進行了評價，原告對該行為重復主張不正當競爭，法院不予支持。

兩被告應承擔的民事責任
本案中，被告志洪遠公司在其產品、包裝、網頁上使用了“KANA”標識，上述行為構成商標侵權。被告卡娜公司在涉案貨物被海關查扣后提供了商標授權文件，構成幫助侵權。被告志洪遠公司應根據其實施的侵權行為，承擔相應的停止侵害、銷毀侵權庫存物品、賠償損失的民事責任，被告卡娜公司應就其行為承擔停止侵權、賠償損失的相應責任。關于銷毀庫存，被告志洪遠公司在海關放行之后將貨物運輸至浙江的案外人公司處，以廢鐵形式進行出售，而未進行徹底銷毀，現涉案商品已不在被告志洪遠公司庫存處，故無法判令其銷毀涉案商品，對此應在賠償損失時予以充分考慮。原告亦無證據證明被告志洪遠公司另有其他庫存侵權商品。關于損害賠償數額，本案中，侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人損失、侵權人獲利及商標許可使用費均難以確定，故法院根據侵權行為的情節酌定為10萬元。

綜上，法院判決兩被告停止商標侵權行為，被告貴州志洪遠公司停止實施虛假宣傳的不正當競爭行為，并賠償原告經濟損失及合理開支119180元，被告江西卡娜公司對上述賠償金額中的8萬元承擔連帶責任，駁回原告其余訴訟請求。一審判決后，原、被告均未上訴，判決現已生效。

【案例評析】

幫助行為是指通過提供工具、指示目標或者以語言激勵等方式在物質上或者精神上幫助他人實施侵權行為1。行為人所幫助的人必須實施了不法行為且不法行為造成了損害，行為人應認識到自己的行為在侵權行為中發揮了作用；行為人的幫助行為必須是有意識的，并且在實質上給違法行為的實施者提供了幫助。2也有學者將幫助行為定義為沒有實施受知識產權“專有權利”控制的行為（即沒有實施知識產權“直接侵權”），但故意引誘他人實施“直接侵權”，或在明知或應知他人即將實施或正在實施“直接侵權”、在特定情況下做“直接侵權”的準備和擴大其侵權后果的行為時，為其提供實質性的幫助。3

由此可見，在認定是否構成幫助侵權時，核心在于判斷行為人的主觀狀態和其行為是否對侵權提供了幫助。具體到本案，重點在于考察被告卡娜公司出具授權時對侵權是否為明知或應知，以及其授權是否為侵權行為提供了幫助。

出口報關環節仍處于侵權行為實施過程中
本案中，被告志洪遠公司生產了涉案商品，其侵權行為并不因生產完成而結束，其產品銷售還包括境內運輸、報關、出關、境外運輸等諸多環節。在貨物出口的過程中，運輸、報關等各環節均落入《商標法》規定的為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件的范疇。在出口貨物被海關查扣時，商標侵權行為尚未完成，仍需對幫助行為進行評價。

出具授權時的主觀狀態分析
出具授權時的主觀狀態分析主要考察以下四點：
第一，出具商標授權的內容合法有效。本案中，被告卡娜公司所出具的商標授權本身并無法定無效情形，系其真實意思表示，內容合法有效。授權內容為確認涉案貨物系得到卡娜公司許可使用第12類陸地用車輛鏈條的“KANA”標識。但是，內容真實合法有效并無法免除其可能的侵權責任，恰恰因為卡娜公司出具授權意思表示的真實性，方能進一步審查其行為是否構成侵權。

第二，授權時對商品未進行實質審查。出具商標授權行為人未對被查扣貨物進行實質審查。對于被查扣貨物與己方商標注冊類別是否一致、注冊有效期是否覆蓋生產銷售期間、被查扣貨物上所使用標識的形式等，商標權人需要進行詳細審查。在出具商標授權行為人未對被查扣貨物進行現場驗看，也未對其使用標識情況作任何審查的情況下，可推定其具有侵權故意的可能性較高。

第三，對被授權商品侵權可能性未作評估。本案中，出具商標授權行為人未對商品侵權可能性作評估。結合在案證據，被告卡娜公司注冊的“KANA”商標與原告的“KANA”商標外觀基本相同，注冊時間晚于原告，且原注冊人為其股東。在原告商標享有較高知名度的情況下，作為專業從事鏈條生產行業的被告卡娜公司，理應對商標授權和使用具有更高的注意義務。被控侵權產品使用的標識與原告公司的注冊商標完全相同，侵權產品在包裝盒上還寫明“JAPAN”等字樣，其攀附原告的故意明顯。被告卡娜公司對該批貨物構成侵權，應為明知或應知。

第四，授權人獲得了相應的對價。本案中，被告卡娜公司通過授權行為向被告志洪遠公司收取了許可使用費用，被告志洪遠公司主張其支付的4萬元僅指向涉案出口貨物的授權，被告卡娜公司主張該部分款項包括被告志洪遠公司的涉案產品及將來出口貨物可能發生的授權費用，但未能提供證據證明，故可認定被告卡娜公司為本案授權行為收取了4萬元的對價。被告卡娜公司通過實施幫助行為達到謀取利益的目的明顯，更能說明其幫助侵權的主觀故意。

授權行為是否為侵權行為提供了幫助
本案中，雖然被告志洪遠公司的涉案貨物最終并未實現出口，但被告卡娜公司實施的行為仍然為其提供了便利和幫助，使涉案貨物存在通關出口的可能性。

第一，授權人系海關相關商標備案主體。被告卡娜公司與原告同為海關商標備案系統中不同商標類別的“KANA”商標的備案人。海關在發現涉嫌侵權線索后，對二者均發送了通知。被告志洪遠公司選擇被告卡娜公司協商有償出具商標授權協助其通關，故被告卡娜公司的備案主體身份，使其授權相較市場上的其他主體更具說服力，也為侵權提供了便利條件。
第二，涉案貨物在授權人出具授權后存在放行可能性。海關查扣的貨物是否放行受多種因素影響。在商標權利人未能及時復函主張權利，或未能及時向人民法院申請保全等情形下，均可能發生海關查扣期間屆滿自動放行的情況。本案中，若原告未能及時發現被控侵權產品系第7類鏈條，則亦存在兩被告向海關聲明其產品系第12類鏈條而得以放行的可能性，故被告卡娜公司的行為客觀上為被告志洪遠公司的侵權行為提供了便利和幫助，足以認定其構成幫助侵權。

參考文獻：
1 魏振瀛：《民法》，北京：北京大學出版社，2010 年，第 697 頁。
2〔美〕文森特·R·約翰遜：《美國侵權法》，趙秀文等譯，北京：中國人民大學出版社，2004 年，第 118—119 頁。
3 王遷、王凌紅：《知識產權間接侵權研究》，北京：中國人民大學出版社，2008 年，第 3 頁。

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